l concetto di trasferimento di know how si riferisce a varie operazioni commerciali di diversa portata e contenuto.
Si può definire come il contratto con cui un soggetto (normalmente un’impresa di grandi dimensioni) s'impegna, dietro pagamento di ‘royalties’, a trasferire ad un altro soggetto tutte o parte delle informazioni tecniche da lui possedute e necessarie per la progettazione, la fabbricazione, l’utilizzazione o lo sfruttamento sul mercato di uno o più prodotti.
Il contratto può avere ad oggetto uno solo di tali elementi o una combinazione di essi; ciò che effettivamente rileva non è tanto la segretezza delle informazioni e conoscenze che vengono trasferite quanto che la loro comunicazione al concessionario costituisca un vantaggio per quest’ultimo, in quanto lo pone in posizione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti.
L’eventuale segretezza costituirebbe un valore economico aggiuntivo al ‘know-how’ anche se questo valore può variare in dipendenza dell’interesse che verso di esso nutre il suo eventuale utilizzatore.
a. Valore del know-how
b. Divieto di esportazione
c. Assistenza tecnica
d. Diritto di brevetto
e. Miglioramento del know-how
f. Legislazione di riferimento
a. Valore del know-how
La determinazione del valore del know-how costituisce non solo il momento fondamentale del contratto, ma anche il più delicato, in quanto dovrebbe rappresentare la contropartita necessaria e sufficiente a coprire i rischi che entrambi i soggetti affrontano instaurando questo tipo di rapporto.
Da un lato, il concessionario teme che l’innovatività della tecnologia perda di forza e che presto o tardi essa possa entrare in possesso dei suoi concorrenti; spesso gli mancano basi sicure per valutare un vantaggio la cui durata e possibilità di impiego possono variare.
Dall’altro lato, il concedente teme la diffusione del know-how senza alcuna remunerativa contropartita. Il rischio maggiore che corre il concedente è dato dalla possibilità di una divulgazione del processo tecnologico.
Il know-how, a differenza delle invenzioni brevettate non gode di alcuna tutela giuridica, non è soggetto a registrazione né a pubblicazione: una volta divulgato, il suo possessore perde il monopolio che, di fatto, aveva su di esso.
I motivi per i quali il know-how normalmente non è brevettato sono diversi:
- non sempre l’invenzione è brevettabile (mancanza di novità; domanda esclusa dalla legge, ecc);
- il know-how può seguire il brevetto, essere cioè frutto dell’esperienza acquisita nello sfruttamento di questo (‘complementary know-how’);
- a volte si preferisce il mantenimento del segreto, piuttosto che la sicurezza della tutela con la certezza però della pubblicità che deriva dal brevetto, una volta depositato.
b. Divieto di esportazione
Alla licenza può accompagnarsi il divieto di vendere i prodotti fabbricati applicando il know-how fuori di un'area prevista.
Quando ciò sia concordato la relativa responsabilità dovrà sussistere a carico del licenziatario non solo per il fatto proprio ma anche per quello dei suoi acquirenti che saranno di conseguenza tenuti all’osservanza dello stesso divieto.
Nello stabilire tale divieto si dovrà però anche avere riguardo alla legislazione nazionale ed internazionale (disciplina UE antitrust) applicabile per accertarsi che esso non sia in contrasto con una normativa sulla concorrenza sulle pratiche commerciali restrittive, contrasto da cui potrebbe derivare la nullità del divieto d’esportare.
Tale normativa dovrà essere presa in considerazione anche relativamente ad altre clausole tendenti a limitare l’utilizzazione del know-how, che vengono frequentemente inserite nel contratto, quali ad esempio:
- l’obbligo per il licenziatario di acquistare determinati prodotti dal concedente o di non fabbricare o vendere alcuni articoli concorrenti con quelli prodotti dal concedente stesso;
- la fissazione da parte di quest’ultimo del prezzo di vendita dei prodotti;
- il condizionare il trasferimento del know-how alla realizzazione di altre prestazioni commerciali.
c. Assistenza tecnica
La concessione del know-how implica in genere la prestazione d'assistenza tecnica da parte del concedente.
Mentre si trasferisce una conoscenza di produzione tramite la consegna di manuali, progetti e schemi, con l’assistenza tecnica si vuole generalmente conseguire un obbligo di risultato, consistente nell’effettiva capacità di realizzazione di un determinato prodotto o procedimento.
Nel contratto si trovano quindi frequentemente obbligazioni ulteriori rispetto alla comunicazione del know-how, quali l’assistenza tecnica durante l’applicazione pratica di questo, l’eventuale preparazione tecnica del personale del licenziatario.
Nella pratica in molte forme di trasferimento di know-how si trovano, oltre all’assistenza tecnica, anche licenze di brevetto o di marchio.
In particolare quando ricorra quest’ultima ipotesi sarà necessario anche stabilire se l’apposizione del marchio del concedente costituisca una facoltà autorizzata al licenziatario, o se invece non vi sia un obbligo di apposizione a carico di quest’ultimo.
In entrambi i casi, però, graverà sul licenziatario l’ulteriore obbligo di rispettare un determinato standard qualitativo nella produzione; mentre verrà corrispondentemente riconosciuto al licenziante il diritto di ispezionare il prodotto, al fine di accertare il raggiungimento di tale livello qualitativo.
Potrà inoltre essere riconosciuto al licenziatario il diritto di aggiungere il suo marchio a quello del concedente.
d. Diritto di brevetto
I diritti di brevetto costituiscono spesso oggetto di un accordo separato, quando la loro regolamentazione, sia in base alle intenzioni delle parti che a causa della legge applicabile, differisca in modo rilevante da quella stabilita per il trasferimento del know-how.
Nel caso in cui il brevetto non sia registrato o registrabile da parte del licenziante nel territorio in cui è data al licenziatario facoltà di utilizzazione del know-how sarà interesse di quest’ultimo richiedere una licenza che gli consenta di esportare nei territori nei quali il brevetto è invece stato registrato (sempre che tale diritto gli sia riconosciuto dal contratto).
Sarà, inoltre, utile stabilire che nel caso in cui il concedente ottenga successivamente il brevetto, questo non potrà impedire al licenziante lo sfruttamento del know-how già ottenuto; qualora sia invece necessaria la tutela concessa dal nuovo brevetto, le parti potranno disporre che il licenziatario possa ottenere la licenza.
e. Miglioramento del know-how
Altro obbligo caratteristico dei contratti di trasferimento di tecnologia è quello relativo alla comunicazione dei miglioramenti apportati al know-how.
Con riferimento ai miglioramenti apportati dal concedente, il contratto dovrà stabilire se questi siano diritto ad una maggiorazione del prezzo pattuito; le parti dovranno poi accordarsi sulla possibilità di mantenere l’obbligo di comunicazione anche dopo la scadenza del contratto.
Maggiori problemi sorgono invece nell’ipotesi in cui i miglioramenti siano dovuti al licenziatario; in tal caso bisognerà innanzitutto stabilire se questi possa apportare modifiche al know-how che gli è stato ceduto, o se per far ciò sia necessaria una preventiva autorizzazione del concedente.
Un altro problema potrebbe poi derivare dall’esistenza di una pluralità di licenze: in tal caso il concedente sarebbe obbligato alla comunicazione dei miglioramenti a tutti i licenziatari; quando questi siano dovuti sarà necessario prevedere la possibilità o meno di una loro trasmissione agli altri.
In ogni caso tale facoltà è normalmente concessa a condizione di reciprocità. Il pagamento è normalmente diviso in due fasi. Nella prima si prevede il versamento di una somma iniziale (‘lump sum’) che dovrà essere corrisposta prima del trasferimento del know-how.
Successivamente il pagamento avviene sotto forma di ‘royalties’, da corrispondere durante la pendenza del contratto. L’ammontare di queste è calcolato in relazione allo sfruttamento del know-how e può essere definito in base al volume della produzione o in base al prezzo di vendita del prodotto: in quest’ultimo caso è necessario definire le voci che possono essere dedotte dal prezzo lordo, quali ad esempio gli sconti praticati agli acquirenti o le tasse gravanti sulla vendita.
Spesso viene stabilito un minimo (e talvolta anche un massimo di ‘royalties’ che devono essere pagate indipendentemente dai risultati raggiunti dal licenziatario. Il pagamento può essere deciso con riferimento alla fine del processo produttivo o al momento della vendita; se è stato fissato un ammontare minimo di ‘royalties’ questo è però dovuto in genere a scadenze fisse stabilite nel contratto.
f. Legislazione di riferimento
La carenza di normative specifiche in tema di know-how rende estremamente importante la redazione di un contratto molto dettagliato, per consentire che nell’eventualità di contrasti o di contestazioni da parte di uno dei soggetti, il giudice o arbitro possa risolvere la controversia in base ai termini del contratto e quindi con la maggiore aderenza possibile alla volontà delle parti.
Sarà sempre necessario il riferimento ad una particolare legislazione applicabile, specialmente per quanto riguarda le procedure giudiziali.
Le parti dovranno inoltre considerare attentamente tutte le forme e regolamentazioni applicabili nei Paesi interessati dal contratto (il Paese del concedente, del licenziatario, del luogo di esecuzione dell’accordo) ed in particolare tutte quelle che siano restrittive della libertà di contrattazione delle parti, l’ignoranza delle quali potrebbe determinare la nullità, totale o parziale, del contratto.
Ciò potrebbe essere conseguenza di un’applicazione della legislazione ‘anti-trust’ o sulle pratiche commerciali restrittive o anche delle disposizioni in tema di controllo pubblico (necessità di autorizzazioni governative, controlli monetari, licenze obbligatorie).
